(а) Исключительное право патентовладельца
7.86. Вообще говоря, патентовладелец приобретает право, обеспеченное законом, решать, кто будет, а кто не будет использовать его запатентованное изобретение. Он сохраняет это право на период действия патента, при условии, что он выплачивает любые необходимые периодические или возобновительные пошлины.
Необходимость честного, лояльного, добросовестного поведения на момент заключения контракта налагает на цедента обязательство раскрывать получателю лицензионные соглашения о патенте, действующем в то время. Цедент обязан гарантировать правопреемнику в отношении юридических дефектов патента, то есть против тех ситуаций, которые приводят к тому, что патент является недействительным.
Ответственность цедента будет различной, поскольку недействительность будет полной или частичной. Теоретически, однако, не исключено, что цена должна быть установлена в процентах от преимуществ, получаемых в соответствии с уступленным патентом или продуктами по этому патенту. В этом случае получатель также обязан использовать изобретение с усердием хорошего владельца, а не отказываться от патента и воздерживаться от любых действий, которые могут привлечь право на патент.
7.87. Права патентовладельца на его изобретение обычно ограничены рядом совершенно различных обстоятельств.
7.88. Во-первых, формула изобретения, которая определяет монополию, может быть пересмотрена или признана недействительной судами из-за недостатков, которые не были обнаружены до выдачи патента.
7.89. Во-вторых, если изобретение представляет собой усовершенствование или развитие ранее существующего патента, патентовладельцу может потребоваться получить лицензию и произвести лицензионный платеж владельцу более раннего патента.
Лицензией является юридическая операция, посредством которой право использовать запатентованное изобретение у владельца патента другому лицу передается полностью или частично. В этом случае право промышленной собственности не передается, а только использование изобретения. По лицензии ее бенефициар не становится - как в случае присвоения - патентообладателем. Правовая эксплуатация лицензии возможна из-за вездесущих характеристик использования.
В зависимости от различных критериев возможны несколько классификаций. В отношении их источника существуют законные лицензии, смешанные лицензии и добровольные лицензии. Фактически, они ограничивают исключительность права эксплуатации изобретения. Право использования запатентованного изобретения при строительстве и эксплуатации транспортных средств и судов.
7.90. В-третьих, права патентовладельца обычно ограничены патентным законом независимо от юридической силы его патента. В большинстве патентных систем от патентовладельца требуется, например, использовать его изобретение или от своего собственного имени, или путем предоставления другим лицам лицензии на его использование, если он желает сохранить свою монополию. Например, недобровольная (принудительная) лицензия может быть выдана третьим лицам, если можно продемонстрировать, что запатентованное изобретение не используется или недостаточно используется в стране.
Предыдущее право личного пользования. Право на производство или использование изобретения исключительно в частных и некоммерческих целях. Право на использование изобретения в результате исчерпания права над объектом запатентованного изобретения. Право на использование в экспериментальных целях.
Последующее право на личное использование. Существуют также ограничения исключительности прав промышленной собственности. Это обязательные лицензии. Они представляют собой гражданский - односторонний или двусторонний правовой акт. На практике лицензия в подавляющем большинстве случаев представляет собой контракт на денежные проценты.
7.91. Наконец, четвертым правовым ограничением права патентовладельца использовать его изобретение является то, что запатентованное изобретение часто может использоваться правительством или третьими лицами, уполномоченными правительством, если того требуют общественные интересы, на условиях, установленных соглашением или судебными инстанциями.
Далее, по чисто прагматическим причинам, для рассмотрения будет рассматриваться только лицензионное соглашение. Договорная лицензия может быть. В настоящем позитивном законодательстве регулируется только одна ситуация, а именно ситуация, предусмотренная ст. 5 пар. окончательный. Из-за самой общей редакции юридического текста он позволяет не только присвоение, но и лицензию.
Общая добровольная лицензия. Все объекты прав промышленной собственности - промышленные интеллектуальные творения и отличительные знаки - имеют общую черту, которая вытекает из их характера нематериальных товаров: вездесущность. Обоснованность с точки зрения использования показывает пригодность каждого объекта промышленной собственности, который будет использоваться одновременно, но независимо двумя или более людьми. Если такой нематериальный объект защищен исключительным правом, правовым документом, посредством которого вездесущность в плане использования может быть продемонстрирована конкретными условиями, является лицензионное соглашение.
7.92. За исключением только что упомянутых ограничений, выдача патента позволяет его владельцу не допускать использования запатентованного изобретения другими лицами. Право владельца называется исключительным потому, что оно позволяет исключить других лиц из использования изобретения, и потому, что владелец является единственным лицом, которому дозволено использовать изобретение до тех пор, пока другие лица не получат разрешение на совершение подобного действия посредством, например, лицензии. На практике это исключительное право патентовладельца имеет два основных применения, а именно: защиту от нарушения патентных прав и возможность передавать или лицензировать право на изобретение, частично или полностью. Лицензирование запатентованного изобретения будет обсуждаться в главе ниже.
С помощью этого договора субъект прав промышленной собственности может эксплуатироваться не только исключительным правообладателем, но и другими юридическими лицами, уполномоченными этим собственником. Ниже мы рассмотрим понятие и юридический характер, юридические символы, классификацию, условия действительности, последствия и прекращение действия патентного лицензионного соглашения.
Патентное лицензионное соглашение является соглашением, согласно которому одна сторона предоставляет другой стороне право использовать, временно или частично, патент на изобретение. В отличие от контракта на уступку лицензионное соглашение не передает субъективное право самой промышленной собственности на изобретение, но присваивает бенефициару простое право использовать изобретение в пределах, установленных договором.
7.93. Нарушение исключительного права патентовладельца заключает в себе несанкционированное использование запатентованного изобретения третьим лицом. Создание изобретения, и в частности доведение его до промышленной реализации, обычно требует значительных расходов со стороны заявителя - будущего обладателя патента на изобретение. Поэтому патентовладелец желает компенсировать эти расходы с выгодой при последующей эксплуатации запатентованного изобретения, в частности путем продажи продуктов, изготовленных на основе изобретения.
Чтобы определить юридический характер патентного лицензионного соглашения, мы должны сделать различие, поскольку мы находимся в наличии лицензии за плату или бесплатно. Мы признательны за то, что по закону, если воля сторон не приведет к другому, лицензионное соглашение для рассмотрения должно подпадать под действие правил, установленных в Гражданском кодексе по жилищному строительству. Договор аренды - это договор, согласно которому лицо, называемое локатором, обязуется предоставить другому лицу, называемому лизингополучателем, временное или полное использование вещи в обмен на денежную сумму или другие льготы, называемые арендной платой.
(b) Осуществление прав
7.94. Инициатива в осуществлении прав на патент принадлежит исключительно патентовладельцу. Именно он отвечает за обнаружение нарушений и доведение их до сведения нарушителя. Во многих юрисдикциях существует строгая норма, заключающаяся в том, что патентовладелец не может угрожать судебным иском, не подвергаясь возможности принятия жестких контрмер, включая возмещение убытков, если будет доказано, что угрозы не имели оснований. Основная цель таких положений в законе состоит в том, чтобы не позволтъ патентовладельцам угрожать заказчикам лиц, обвиняемых в нарушениях, без преследования главного нарушителя. С практической точки зрения вежливое письмо, в котором отмечается существование патента, подразумевает то, что патентовладелец предъявит иск, если нарушение будет продолжаться. Доказано, что такое письмо вполне эффективно в пресечении нарушения.
Что также имеет значение для сущности лицензионного соглашения, так это то, что здесь есть право использовать, и эта передача не может быть, по своей природе, но временной, максимальной на время действия патента, поскольку право на использование исключительный рожденный патент является временным. Аналогичным образом, передача использования может быть полной или частичной, а взамен - если стороны не указали иное - цена уплачивается. Наконец, но не в последнюю очередь, право на эксклюзивное использование является реальным правом, которое несет бесплотный и вездесущий актив - изобретение.
7.95. Если нарушитель настойчив, патентовладелец может рассмотреть вопрос о том, желает ли он предоставить лицензию. Многие зарождающиеся споры разрешаются на ранней стадии через посредство переговоров о выдаче лицензий, причем условия лицензирования отражают искусство ведения переговоров сторонами. Но если патентовладелец неохотно соглашается выдать лицензию на условиях, приемлемых для лицензиата, он может прибегнуть к помощи судебного иска по факту нарушения, испрашивая наложение судебного запрета на нарушение. Неизменным правовым ответом нарушителя, желающего продолжать конкуренцию, является ходатайство о признании патента недействительным.
Таким образом, это приводит к тому, что в отношении обоих из них договор аренды и лицензионный сбор для рассмотрения имеют общие черты. Иными словами, по закону лицензия представляет собой форму проявления аренды изобретения. С другой стороны, этот закон не должен приводить к пренебрежению различиями между двумя контрактами, их существование связано с характеристиками имущества, являющегося объектом лицензии, - в основном врожденной природы и повсеместности.
Лицензионное соглашение с пакетом является коммутативным, двусторонним, последовательным, консенсуальным и интуитивным. Некоторые разъяснения требуются в связи с последними тремя юридическими символами. Таким образом, это контракт с последующим исполнением, поскольку передача использования производится не только на момент заключения контракта, но и на определенный период времени, вплоть до срока. Продолжительность контракта не может быть вечной, вечной, поскольку срок действия самого патента является временным.
7.96. Огромное большинство споров о нарушениях патентных прав на патенты никогда не достигает стадии судебного процесса, а разрешается за столом переговоров. Из тех же споров, которые достигают этапа, на котором возбуждается официальный судебный иск, очень немногие проходят стадию предварительного следствия, и обычным исходом является урегулирование спора до слушания дела в суде, возможно, с помощью неофициального третейского судьи. На урегулирование подобных споров может уйти несколько лет, особенно в сложных случаях, однако они, как правило, не связаны с крупными судебными издержками. Такие урегулирования почти постоянно влекут за собой предоставление лицензии и, возможно, возмещение убытков.
Очевидно, что, применяя общее право, потребуется письменная форма - практически - всегда рекламная процедура. Что касается характера интуитивных персонажей, то согласно ст. 9 Положения «Лицензиат может предоставлять сублицензии только с согласия лицензиара». Из этого следует, что лицензия заканчивается с учетом личных качеств бенефициара.
Классификация лицензионных соглашений. Среди многих возможных классификаций мы укажем - как имеющие важные юридические последствия - лишь немногие. Простая лицензия, по которой лицензиат сохраняет за собой право самостоятельно использовать изобретение и разрешать другие лицензии. При отсутствии четкого положения в договоре предполагается простая лицензия.
(с) Виды нарушения патентных прав
7.97. Есть несколько путей, по которым может пойти нарушение прав на патенты. Во-первых, возникают ситуации, когда право на патент преднамеренно нарушается третьим лицом в отсутствие какой-либо попытки избежать нарушения, другими словами, имеет место преднамеренное пиратство или контрафакция запатентованного изобретения. Это может быть или прямым копированием изобретения, или даже незначительными его изменениями или модификациями. Такая форма нарушения может встречаться по причине того, что третье лицо неразборчиво в средствах, или потому, что оно получило информацию от своего патентного поверенного о том, что данный патент или один или несколько пунктов формулы изобретения не имеют юридической силы.
Исключительная лицензия, по которой лицензиат обязуется не прекращать другие лицензии на одно и то же изобретение для продуктов и территории, для которых предоставлена исключительная лицензия. Абсолютная исключительная лицензия представляет собой вариант исключительной лицензии, по которой лицензиат обязуется, что в ходе контракта он больше не будет использовать изобретение самостоятельно для продуктов и для территории, на которую распространяется исключительная лицензия.
Поскольку отказ от прав не предполагается, абсолютный характер исключительной лицензии должен быть явно предоставлен. Абсолютное исключительное лицензионное соглашение не следует путать с договором об уступке. Как мы видели, договор об отчуждении сам передает право промышленной собственности, в то время как лицензионное соглашение предоставляет только право на использование изобретения. Это различие представляется сложнее понять в случае исключительного исключительного лицензионного соглашения, в соответствии с которым единственным лицом, имеющим право на использование изобретения, является лицензиат, а лицензиат теряет это право, как и плательщик.
7.98. При такой форме нарушения обычно не возникает аргументов относительно того, насколько реально возникновение факта нарушения. Если все признаки запатентованного изобретения скопированы, нарушение должно иметь место, и тогда разрешению подлежит единственный вопрос, а именно: достоверна ли формула изобретения.
7.99. Вторая ситуация возникает тогда, когда нарушение преднамеренное, но была предпринята попытка избежать его. Часто случается, что, как только изобретение раскрыто или путем распродажи продукта, содержащего изобретение, или в опубликованном патентном документе, или в какой-то иной публикации, третьими лицами овладевают идеи. Обычно публикация очерчивает проблему и указывает способ ее решения. Потом уже третьи лица стараются найти альтернативный путь решения той же самой задачи. И хотя третьи лица пытаются «изобрести» новое изобретение, используя при этом основную идею автора изобретения, результат не всегда явно выходит за пределы объема формулы. По-видимому, это наиболее общая форма нарушения патентных прав, с которой сталкиваются патентовладельцы, и она дает начало большей части судебных споров.
Однако есть некоторые заметные различия между назначением и абсолютной исключительной лицензией. Таким образом, только лицензиар, а не цедент, сохраняет прерогативу правового положения о правах промышленной собственности. Кроме того, плательщик может ввести без ограничения действие нарушения для действий по нарушению права использования изобретения, совершенного третьими лицами после передачи этого права. Напротив, в соответствии с пунктом 10 статьи 81 Регламента: «Если лицензионное соглашение не предусматривает иного, лицензиат не может возбуждать иск о нарушении без согласия владельца патента».
7.100. Последняя ситуация возникает при случайном нарушении. Как только патентовладелец сталкивается с чем-то таким, что олицетворяет его идею, он, естественно, чувствует, что его изобретение копируется. Это не обязательно так всегда, поскольку может быть множество людей, занятых в одно и то же время разрешением конкретной задачи. Например, все научно-исследовательские отделы различных крупных организаций могут работать над одной и той же проблемой. Аналогичным образом могут быть несколько компаний, получивших предложение исполнения контракта для решения конкретной проблемы или для достижения определенного результата, и при этом они могут столкнуться со схожими идеями, могущими быть предметом запатентованного изобретения. Таким образом, хотя чувство патентовладельца может подсказывать ему, что его изобретение копируется, третье лицо фактически иным путем пришло к сходному, если не идентичному, техническому решению.
Кроме того, бенефициар исключительной лицензии может возбудить действие в подделке только в том случае, если после того, как он уведомил владельца патента о поддельных действиях, о которых он знал, он не действовал в течение требуемого периода лицензирования. Наконец, лицензия, даже абсолютная, поддерживает по существу временный характер, в то время как назначение обычно приводит к неограниченным эффектам с течением времени.
Нет особых особенностей с точки зрения согласия и причины. Кроме того, закон не требует соблюдения какого-либо условия действительности объявлений. В принципе лицензионное соглашение заканчивается лицензиаром патентообладателем. Если это явно запрещено владельцем, узуфруктуратор может быть лицензиаром в пределах предоставленного ему права. Что касается лицензиата, он может заключить сублицензионное соглашение только с согласия лицензиара.
(d) Элементы при установлении нарушения патентных прав
7.101. Для установления факта нарушения патентных прав патентовладелец должен доказать все следующие элементы:
совершение запрещенного действия;
запрещенное действие должно было иметь место после публикации заявки на изобретение или выдачи патента, если нет никакой ранней публикации;
Владелец патента не может быть лицензирован в отношении своего собственного изобретения, если он ранее не демонтировал свое право быть узуфруктом в пользу другого лица или предоставил абсолютную исключительную лицензию другому. В этих последних случаях узуфруктура или, в зависимости от обстоятельств, абсолютный эксклюзивный лицензиат также может выдавать лицензии патентообладателю.
Поскольку лицензия на денежные проценты является двусторонней, ее объект двойной: использование изобретения и цена лицензии. Использование изобретения должно относиться к патентованному изобретению, и патент действует в момент заключения договора. Заключение договора, передающего использование изобретения, срок действия которого истек, возможен, если стороны знают об этом деле, но операция ни в коем случае не может быть квалифицирована как лицензионное соглашение на патент, фактически являющаяся неназванным контрактом.
запрещенное действие должно было иметь место в стране, в которой выдан патент;
запрещенное действие должно было иметь отношение к продукту или способу, подпадающему под охрану в объеме формулы изобретения по патенту.
(i) Запрещенные действия
7.102. Наиболее важным элементом при установлении факта нарушения является совершение запрещенного действия. Вообще говоря, такие действия перечислены в патентном законе. Запрещенное действие - это такое действие, которое связано с изготовлением, использованием, продажей или ввозом запатентованного продукта, либо использованием запатентованного способа, либо изготовлением, использованием, продажей или ввозом продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.
7.103. Изготовление продукта означает, что продукт, описанный и заявленный в патенте, получен на практике. Такое изготовление также упоминается как производство, особенно когда продукт производится в коммерческом масштабе. Способ производства и количество произведенного продукта не относятся к делу, насколько оно касается нарушения запатентованного продукта. Однако в большинстве законов присутствуют три основных исключения из правила нарушения исключительных прав на изготовление запатентованного продукта, а именно:
когда запатентованный продукт изготавливается исключительно в целях научных исследований и экспериментов;
когда третье лицо начало изготовление продукта до даты подачи заявки на изобретение, воплощенное в продукте; и
когда запатентованный продукт изготавливается по принудительной лицензии или с разрешения правительства в интересах общества.
7.104. В отношении запатентованных способов только прямое изготовление продуктов запатентованным способом является запрещенным действием. В данном контексте «прямое» означает «непосредственное» или «без последующей переработки или модификации».
7.105. Одной из трудностей в установлении факта нарушения в отношении продуктов, непосредственно полученных запатентованным способом, является трудность доказывания того, что для изготовления продукта использовался запатентованный способ. Некоторые патентные законы содержат положения, которые частично разрешают эту трудность. Такие законы предусматривают поворот бремени доказывания в отношении патентов на способы, вводя следующую презумпцию: если продукт, появляющийся непосредственно в результате использования запатентованного способа, был новым на дату подачи или дату приоритета заявки на изобретение, презюмируется, что сходный продукт, изготовленный третьим лицом, получен тем же способом. Другие законы идут дальше и устраняют эту трудность за счет того, что не ограничивают полученный продукт тем, который должен быть новым.
7.106. Использование запатентованного продукта не требует, чтобы использование было повторяющимся или непрерывным. Правило заключается в том, что использование является запрещенным действием независимо от того, кто использует запатентованный продукт и для каких целей. Использование запатентованного продукта является запрещенным действием независимо также от того, изготовлен ли фактически используемый продукт патентовладельцем или другим лицом с разрешения этого владельца или без такого разрешения.
7.107. В большинстве законов существуют пять исключений, не являющихся нарушениями исключительных прав на использование запатентованного продукта, а именно:
когда запатентованный продукт используется исключительно в целях научных исследований и экспериментов;
когда используемый запатентованный продукт был представлен на рынок данной страны обладателем патента на изобретение или с его разрешения;
когда использование запатентованного продукта происходит на транспортных средствах, следующих транзитом через страну;
когда запатентованный продукт используется третьими лицами, имеющими специальное право продолжать изготавливать продукт; и
когда запатентованный продукт используется по принудительной лицензии или по разрешению правительства в интересах общества.
7.108. Продажа запатентованного продукта является запрещенным действием независимо от того, изготовлен ли фактически продаваемый продукт патентовладельцем, с его разрешения или без такового. Любой продукт, подпадающий под описание и формулу изобретения, даже если он изготовлен без разрешения владельца, является запатентованным.
7.109. Ввоз продукта просто означает, что изделие, представляющее собой запатентованный продукт или включающее его, импортируется в страну, в которой предоставлена охрана. Таким образом, ввоз - это физическое действие транспортировки продукта через границу на территорию страны. При этом неважно, из какой страны осуществляется ввоз, осуществляется ли он с целью использования или продажи либо безвозмездного распространения. Не существенно и то, пользуется ли ввозимый продукт патентной охраной в стране-производителе или в стране, из которой ввозится.
7.110. Принципы охраны, применяемые по отношению к использованию, продаже и ввозу запатентованного продукта, будучи соответственным образом модифицированы, применимы также к использованию, продаже и ввозу продуктов, изготовленных непосредственно запатентованным способом.
(ii) После публикации заявки или выдачи патента
7.111. Второй элемент при установлении факта нарушения патентных прав, а именно то, что запрещенное действие должно иметь место после публикации изобретения, либо в заявке на изобретение, либо в выданном патенте, требует незначительного пояснения. Было бы несправедливо обвинять третьи лица в нарушении, когда подробности изобретения не были общедоступными для того, чтобы увидеть, что же на самом деле нельзя делать.
(iii) В стране, где выдан патент
7.112. Третий элемент при установлении факта нарушения патентных прав также требует небольшого пояснения. Вообще говоря, действие патентов не выходит за пределы страны, которая выдала патент. Патентный закон страны не имеет силы ни в одной другой стране. Тем не менее в незначительном числе стран, в частности в странах Британского содружества наций, территориальное действие патента Соединенного Королевства может быть распространено на эти страны владельцем патента Соединенного Королевства путем подачи, как правило в течение трех лет с даты выдачи патента, ходатайства о регистрации такого патента в той или иной стране.
(iv) В пределах объема формулы изобретения
7.113. Четвертый элемент при установлении нарушения патентных прав - это тот, который обычно имеет решающее значение в любом судебном процессе о нарушении патентных прав. Объем патентной охраны определяется во всех странах содержанием формулы изобретения. Содержание формулы интерпретируется судом, а то, как суд будет интерпретировать формулу, в свою очередь, зависит от национального закона и в определенной степени от правил или инструкций. Следовательно, смысл формулы изобретения будет зависеть от ее интерпретации юрисдикционным органом.
7.114. Суды, особенно в системах общего права, пытаются определить, какую структуру описывает формула изобретения и действительно ли структура, являющаяся предметом судебного спора, соответствует указанной в формуле изобретения.
7.115. При попытке ответить на вопрос, является ли некоторая структура нарушением патентных прав, вытекающих из конкретного пункта формулы изобретения, пункт формулы изобретения необходимо разбить на отдельные элементы, а затем сравнить их с элементами предполагаемой незаконной структуры, чтобы увидеть, есть ли совпадение. Если пункт формулы изобретения на самом деле мог быть составлен с тем, чтобы понять предполагаемую незаконную структуру, не растягивая слишком формулировку пункта формулы, тогда нарушение действительно могло иметь место. Если, с другой стороны, пункт формулы изобретения ограничивается чем-то таким, что вообще не присутствует в предполагаемой незаконной структуре, тогда нарушения может и не быть вовсе.
7.116. В процессе сравнения отдельных признаков формулы с соответствующими признаками предполагаемой незаконной структуры необходимо ответить на следующие вопросы:
Все ли признаки формулы присутствуют в предполагаемой незаконной структуре?
Все ли признаки имеют одинаковый вид?
Все ли признаки выполняют одинаковую функцию?
Имеют ли признаки одинаковую связь с другими признаками?
7.117. Если ответы на все вопросы положительны, можно сказать, что нарушение патентных прав имеет место, конечно, в зависимости от того, достоверна или нет формула изобретения. Следовательно, основной критерий наличия факта нарушения патентных прав можно сформулировать так: незаконный продукт или способ включает все существенные признаки, зафиксированные в формуле изобретения.
7.118. Конечно, установление нарушения патентных прав не всегда является четко определенным. Например, изменение формы не устраняет нарушения, если это не ведет к изменению полученного результата. Дальнейшее изменение порядка стадий процесса не устраняет нарушения, если результат остается тем же. Кроме того, наличие дополнительных признаков в предполагаемой незаконной структуре не устраняет нарушения, если также присутствуют все признаки патентной формулы.
7.119. Одной из наиболее трудных сфер интерпретации патентной формулы является определение того, имела или не имела место замена эквивалентных признаков в инкриминируемом нарушении патентных прав. Это так называемая «доктрина эквивалентов», которая хорошо известна в практике судебных разбирательств по патентам многих стран. Короче говоря, доктрина указывает, что нарушителю не должно быть дозволено продолжать свои действия, если он в основном применяет запатентованное изобретение, просто заменяя признак изобретения вариантом, который технически и функционально эквивалентен признаку, содержащемуся в формуле изобретения, независимо от того, приводит ли вариант, используемый нарушителем, к усовершенствованию изобретения, или он приводит к его ухудшению. Эквивалентность ограничивается теми случаями, когда вариант или варианты, используемые нарушителем, функционируют в основном так же и приводят к получению в основном того же результата, что и признак или признаки, содержащиеся в одном или нескольких пунктах формулы изобретения.
(е) Средства правовой защиты, которыми располагает патентовладелец
7.120. Имеющиеся в распоряжении патентовладельца средства правовой защиты, если установлен факт нарушения, обычно предусматриваются в национальном патентном законе и, как правило, присутствуют в двух формах, а именно в форме гражданско-правовых санкций и форме уголовных санкций. Эти средства предусмотрены для обеспечения уважения и защиты исключительных прав патентовладельца.
7.121. Вообще говоря, гражданско-правовые санкции имеются в распоряжении во всех случаях нарушения патентных прав, тогда как уголовные санкции доступны только при определенных обстоятельствах, а именно в случаях преднамеренного совершения нарушения.
7.122. Обычно имеющиеся в распоряжении уголовные санкции включают присуждение компенсации за убытки, наложение судебного запрета или любое иное средство судебной защиты, предусмотренное в общем законе, такое, как конфискация и уничтожение незаконных продуктов или инструментов, используемых для изготовления этих продуктов.
7.123. Если патентовладелец устанавливает в суде, что нарушение произошло или происходит, он имеет право на денежное возмещение убытков, сумму которого устанавливает суд. Компенсация за убытки взыскивается с нарушителя патентных прав только за нарушения, совершенные с даты публикации изобретения патентным ведомством в заявке на изобретение или в выданном патенте. Сумма убытков может быть определена по крайней мере двумя различными способами. Одним способом было бы установление убытков на уровне финансовых потерь, понесенных патентовладельцем в результате нарушения патентных прав. В соответствии со вторым способом исчисления убытки основывались бы на подсчете прибыли. Это не означает, что патентовладелец обязательно получит всю сумму прибыли, заработанную нарушителем на незаконных изделиях, но тем не менее подсчет прибыли может быть весьма близок к сумме фактической прибыли. Убытки также можно оценить, принимая во внимание отчисления патентовладельцу, выплачиваемые любыми лицензиатами. В этом случае суд может решить, что сумма понесенных убытков должна быть ниже суммы отчислений патентовладельцу на каждое изделие, и, поскольку они являются убытками, а не отчислениями, вероятно, что сумма убытков будет зафиксирована на более высоком уровне.
7.124. Согласно некоторым национальным законам нарушитель патентных прав не должен возмещать убытки, если он докажет, что на дату нарушения он не знал и не имел разумного основания для того, чтобы предположить существование патента.
7.125. Судебный запрет является запрещением действия по нарушению патентных прав. В таком случае суд выносит судебный приказ, предписывающий нарушителю патентных прав прекратить изготовление следующих копий или незаконные действия в отношении запатентованного изобретения. Если незаконное действие еще не совершено, но если третья сторона осуществила подготовку с намерением совершить незаконное действие («неминуемое нарушение»), судебный запрет означает, что нарушение патентных прав не может быть начато.
7.126. Уголовные санкции зависят от структуры уголовного права и процессуальных норм, применимых в стране. Обычными формами уголовной санкции являются наказание в виде лишения свободы или штрафа либо то и другое.
Литература к разделу Е:
Р. Smith. Введение в патентное право и его применение: Основные понятия.
WIРО, Риb. Nо. 672(Е) (1989).
В последнее время значительно участились случаи предъявления фирмам, работающим на российском рынке, претензий о нарушении патентных прав с последующими попытками возбуждения уголовного дела в отношении лиц, не уступивших требованиям, изложенным в претензии. Очень часто такие действия предпринимаются патентообладателями, использующими свой патент с единственной целью давления на конкурента. В качестве объекта таких атак оказываются и российские, и иностранные фирмы, как большие, так и малые. К такого рода претензиям следует отнестись очень серьезно, чтобы в дальнейшем не оказаться в трудном положении. Следует констатировать, что в настоящее время следственно-судейская практика во многом «благоволит» к такого рода «потерпевшим». Уголовное дело в отношении руководителей фирмы «нарушающих» патентные права «потерпевших» может стать серьезным препятствием для нормальной экономической деятельности.
Зачастую для таких «уголовно-правовых» претензий используются патенты на полезную модель, выдаваемые в соответствии с Патентным законом явочным порядком (без проведения экспертизы существа патентуемого технического решения на предмет его патентоспособности). Если в качестве полезной модели в патенте детально описано даже уже известное устройство, существуют определенные сложности в последующем признании недействительным такого патента, так как найти ссылку из уровня техники, раскрывающую все такие признаки бывает затруднительно. На этом часто и основывается расчет таких «патентообладателей».
Другой категорией патентов, используемых в подобных схемах, могут быть патенты на изобретения, полученные путем введения в формулу изобретения признаков, специально описанных категориями, трудными для понимания эксперта Патентного ведомства (всем известный пример патента на бутылку, поверхность которой была описана как «кривая второго порядка»). Экспертиза таких изобретений зачастую не в состоянии критически оценить их патентоспособность именно из-за таких «трюков».
Существенной особенностью российской системы защиты прав патентообладателя является наличие уголовно-правовой нормы, защищающей исключительные права патентообладателя. Оговорюсь, что уголовная защита исключительных прав по патенту в случае, если факт нарушения установлен судом при рассмотрении иска, известна многим правовым системам. В этом случае такое деяние рассматривается, как невыполнение решения суда, то есть преступление против правосудия. Своеобразием российского законодательства является то, что оно позволяет обращаться с заявлением о возбуждении уголовного дела против нарушителя вместо обращения в суд с гражданским иском.
Изучение существующей практики уголовных дел о нарушении патентных прав показывает, что выводы об использовании патента в них зачастую являются безосновательными. Особенно эффективными для сомнительного обоснования использования патента являются ссылки на эквивалентность признаков используемого объекта и признаков независимого пункта формулы патента (это возможно, так как нормативное определение эквивалентности отсутствует). В ряде случаев заключения об эквивалентности просто потрясают своей «нетривиальностью» (чтобы не сказать заведомой ложностью). То есть закон настолько суров, насколько и гибок. Иными словами, в настоящее время в позиции подозреваемого, обвиняемого и осужденного может оказаться абсолютно любой «хозяйствующий субъект», не уступивший настойчивым требованиям «патентообладателей» независимо от того, использует он в действительности патент или нет. Конечно, критическим в данной схеме является умение таких «патентообладателей» правильно использовать текущее своеобразие уголовно-правовой системы нашей страны. К счастью не все лица, выдвигающие патентно-правовые претензии, имеют реальную возможность успешного использования отдельных аспектов правоприменительной практики, в противном случае фактов обвинительных приговоров было бы гораздо больше.
Противоречие существующей статьи 147 Уголовного кодекса РФ Конституции Российской Федерации очевидно патентным юристам. Также очевидно, что ни в одной цивилизованной стране такого правового феномена не наблюдается. Введение уголовной ответственности как таковой за нарушение патентных прав, само существование которых в законном порядке ретроактивно оспоримо (патент может быть признан недействительным, то есть юридически не существовавшим), является ошибкой требующей немедленного исправления. Примечательно, что проверить действительность патента с абсолютной точностью (то есть изучить весь предшествующий уровень техники) принципиально невозможно. То есть сомнения в действительности патента есть всегда и они неустранимы. «Сомнения – в пользу обвиняемого!» говорили древние. То же сказано в статье 49 Конституции РФ. Но в российской действительности испокон века было так: «При виде исправной амуниции – как презренны все Конституции!». Если патент признан недействительным (несуществовавшим), то как общество может вернуть личности годы, проведенные в местах лишения свободы? Лишение свободы как наказание за преступление, которого юридически не было – не слишком ли это? Причем речь идет не о следственной или судейской ошибке, а об ошибке в самом уголовном законе. Однако Конституционный Суд РФ хранит упорное молчание в отношении всех поданных жалоб на этот счет и, видимо, в связи с текущим моментом в дальнейшем будет стоять на страже существующей специфической формы законности (что может быть проще отказа по процессуальным соображениям).
Учитывая существующие опасности привлечения к уголовной ответственности лиц, в действительности не совершивших преступлений по нарушению патентных прав, хотелось бы обратить внимание руководителей и юристов предприятий на возможные способы защиты от такого «воздействия». Предлагаемые краткие рекомендации позволят минимизировать риски, но полностью исключить нежелательный исход при существующей правоохранительной системе, к сожалению, не представляется возможным (это также нужно учитывать при принятии решения).
Как известно, статья 32 Патентного закона РФ предусматривает, что за нарушение Патентного Закона наступает гражданско-правовая, административная или уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Данная общая норма конкретизируется в частной норме уголовного закона, а именно в статье 147 УК РФ, которая действительно предусматривает уголовную ответственность за нарушение патентных прав при наличии определенных квалифицирующих признаков. Помимо уголовной ответственности за нарушение патентных прав установлена административная (статья 7.12 Кодекса об административных правонарушениях) и гражданско-правовая ответственность.
Статья 147 УК РФ указывает, что преступлением является
«Незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб»
В случае если крупный ущерб не причинен, те же деяния могут быть квалифицированы как административный проступок согласно ст.7.12 Кодекса об административных правонарушениях:
«Незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели либо промышленного образца до официального опубликования сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству».
В случае нарушения патентных прав со стороны предприятия к уголовной ответственности могут быть привлечены руководители, издающие обязательные для исполнения указания. Однако уголовная (и административная) ответственность наступают только в случае наличия вины в действиях нарушителя (субъективная сторона правонарушения). В частности, вина должна быть в действиях упомянутых руководителей. Рассматриваемая статья уголовного кодекса описывает материальный состав преступления. То есть данная уголовно-правовая норма предполагает наступление общественно вредных последствий (крупный ущерб). Поскольку неосторожность в качестве вида вины в статье 147 УК РФ не указана, то должен иметься умысел на совершение преступления. Умысел может быть прямым и косвенным. При прямом умысле нарушитель знает, что незаконно использует действующий патент РФ, что запрещено и может повлечь причинение крупного ущерба (интеллектуальная сторона умысла), и желает совершить нарушение и нанести ущерб (волевая сторона умысла). При косвенном умысле нарушитель также знает, что незаконно использует действующий патент РФ, что запрещено и может повлечь причинение крупного ущерба (интеллектуальная сторона умысла), и хотя прямо не желает, но сознательно допускает нарушение и нанесение ущерба.
Именно поэтому важной составляющей умысла является знание о факте незаконного использования патента.
Незаконным использованием изобретения считаются действия, описанные в статье 10 Патентного закона РФ: «Никто не вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя, в том числе совершать следующие:
ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец».
Запатентованные изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, по такому использованию.
То есть лицо должно знать, что имеется действующий патент РФ, все признаки независимого пункта формулы которого использованы, например, в определенном продукте. Далее такое лицо должно осуществлять коммерческое применение или введение в гражданский оборот данного продукта (т.е. использовать запатентованный продукт). При этом лицо должно желать причинение крупного ущерба, либо сознательно допускать причинение крупного ущерба.
Что делать, если получена претензия о нарушении патентных прав с недвусмысленным предупреждением уголовно-правового характера? Например, Вам сообщили, что имеются некоторые патенты РФ, якобы использованные Вами (вашей фирмой) при поставке продукции. Для того, чтобы убедиться, нарушаете ли Вы патентные права «правообладателей» необходимо выяснить:
1) являются ли данные патенты действующими (уплачивается ли пошлина за поддержания патента в силе);
2) действительно ли в продукции использованы все признаки независимого пункта формулы патента;
3) являются ли действия, которые Ваша организация совершает, коммерческим использованием запатентованного решения.
1. Установить, является ли патент действующим можно путем обращения к сведениям Государственного реестра (соответственно изобретений, полезных моделей или промышленных образцов) либо путем запроса официальной выписки из Государственного реестра Роспатента (Москва, Бережковская наб., д.24), либо путем поиска в официальной базе данных на сайте Роспатента в Интернете (www.fips.ru, далее в раздел «Информационные ресурсы», далее – в подраздел «Открытые реестры», далее - в соответствующий реестр, например, «Реестр изобретений»). После ввода номера соответствующего патента откроется окно с данными о таком патенте, причем в верхней строчке будет указано, действует он или нет. Важным является вопрос -действовал ли патент на момент совершения действий, которые могут быть признаны нарушением. В случае если патент не действовал, то нет и нарушения. Для полного анализа следует учитывать, что Патентный закон РФ (статья 30-1) позволяет восстановить действие патента, досрочно прекратившего свое действие из-за неуплаты пошлины в течение 3 лет.
2. Определить, использован патент в изделии или нет может только специалист-патентовед. В этом смысле все «предупреждения» заинтересованных правообладателей о якобы использовании патента (не сопровождающиеся заключениями компетентных специалистов-патентоведов) не могут являться надлежащими предупреждениями об использовании патента. Действительно, правильно определить факт того, что в продукции использованы все признаки независимого пункта формулы патента возможно только с привлечением специалиста-патентоведа (например, патентного поверенного) обладающего помимо патентоведческого образования познаниями в области техники, которой относится продукция (например, химия в случае химического соединения или механика, в случае механического устройства). Как правило, голословные утверждения патентообладателей об использовании принадлежащего им патента либо сделаны вообще без специалистов, либо подкрепляются непонятными с правовой точки зрения доводами патентоведов, не имеющих технического образования в той области техники, в отношении которой они высказываются (например, патентовед-медик рассуждает об использовании какого-нибудь механического устройства, не представляя себе его суть).
Привлечение патентного поверенного РФ предпочтительнее, поскольку его квалификация по работе с соответствующим объектом интеллектуальной собственности удостоверена квалификационной комиссией Роспатента (данные о патентном поверенном имеются в Государственном реестре патентных поверенных). Кроме того, качество услуг, оказываемых патентным поверенным должно соответствовать стандартам установленным Положением о патентных поверенных РФ, утвержденных Правительством РФ. Факт использования (или неиспользования) изобретения или другого объекта устанавливается путем сопоставительного анализа каждого из признаков независимого пункта формулы патента и признаков, характеризующих продукцию. В случае, сели специалистом установлено отсутствие использования патента в изученной продукции, то специалист должен дать соответствующее письменное заключение. Данное заключение (о неиспользовании патента) является обстоятельством, исключающим уголовную и административную ответственность за нарушение данного патента. Лицо, добросовестно получившее заключение специалиста об отсутствии нарушения патента не имеет умысла на нарушение патентных прав, поскольку такое лицо знает, что патент им не нарушается.
В случае, если специалист дал ошибочное заключение об отсутствии нарушения патента, ситуация в отношении уголовной ответственности не меняется. Речь идет об известной отрасли уголовного права институте юридической ошибки. Предприниматель, производящий продукцию не может определить факт использования патента и поэтому должен руководствоваться заключением добросовестного специалиста. Разумеется, вышесказанное относится только к добросовестным действиям предпринимателя и специалиста. Кстати, квалификация патентного поверенного, предоставившего сомнительное заключение, может быть обжалована в Апелляционной комиссии Роспатента, что является дополнительной гарантией качества заключения именно патентного поверенного, а не просто патентоведа.
В случае, если все же патент окажется использованным (например, это будет установлено в ходе экспертизы, назначенной судом) речь может идти только о гражданско-правовой ответственности предпринимателя (предприятия), но не уголовно-правовой ответственности руководителей предприятия. При этом по решению суда предприятие, использовавшее патент без согласия патентообладателя, должно будет возместить убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду) в доказанном в суде объеме. Очевидно, что реального ущерба (реально понесенные расходы на восстановление нарушенного права) как такового у патентообладателей, «специализирующихся на выдвижении претензий, как правило, не бывает, и речь может идти только об упущенной выгоде, доказывание которой лежит на правообладателях.
Часто бывает ситуация, что организация «перепродает» чужую продукцию. Зачастую поставщик таких товаров утверждает, что у него продукция «защищена» своими патентами и Вам, соответственно, не страшны патентные претензии третьих лиц. Это не совсем верно. Наличие у Вашего поставщика собственных патентов на какие-то части поставляемых изделий (либо на какое-то решение, воплощенное в продукции), не является решающим. Следует учесть, что в одном изделии может быть использовано несколько патентов. Возможна ситуация, когда использован и патент Вашего правообладателя, и патент Правообладателя, выдвигающих претензии. То есть наличие у Вашего поставщика патента само по себе не является обстоятельством существенно, изменяющим правовою квалификацию ситуации
Иногда при поставках продукции для коммерческих нужд (например, для последующей перепродажи) поставщик утверждает о наличии у него лицензий правообладателей, либо каких-то писем-разрешений. Наличие лицензионных договоров с Вашим поставщиком у лиц выдвигающих в последствии претензии, являются очень важным обстоятельством. Действительно, в случае подтверждения данной информации вообще какая-либо ответственность за использование патента в поставленной таким поставщиком продукции исключена в силу принципа исчерпания патентных прав (абзац 6 статьи 11 Патентного закона РФ).
3. Необходимо четко установить осуществляете ли Вы коммерческое использование продукции (в которой предположительно использован патент правообладателей) или нет. В случае, если Вы лишь являетесь конечным потребителем и используете продукцию для собственных нужд, ответственность за нарушение патента полностью исключается. Это прямо следует из абзаца 4 статьи 11 Патентного закона. При этом важно, чтобы Вы не извлекали дохода непосредственно от использования изобретения. Например, если запатентована кофейная машина, то применение данной машины в офисе для сотрудников фирмы не будет нарушением патента. Однако, если вы будете использовать данную машину в кофейне, то такое применение будет признано коммерческим, так как направлено на извлечение дохода.
Обобщая сказанное можно предложить следующий алгоритм действий при получении претензии.
1) Проверьте действительность патентов правообладателей (Да/НЕТ);
2) Получите квалифицированное заключение патентного поверенного об использовании/не использовании патента (ДА/НЕТ);
3) Определитесь, является ли использование, осуществляемое Вашей организацией коммерческим (ДА/НЕТ);
Если хотя бы один из вопросов будет иметь отрицательный ответ, то ответственность за нарушение патента исключается. Правда, следует оговориться, что это заключение дано с позиции «чистого права», а текущее правоприменение может быть очень далеко от идеального.
В случае, если имеет место коммерческое использование продукции, в которой использован патент, то необходимо определить, либо Вы согласны с фактом использования патента – тогда следует начать переговоры о заключении лицензионного договора с правообладателем. Добросовестное обращение к правообладателю с предложение заключить лицензионный договор и обсуждение условий данного договора исключают уголовную ответственность в силу отсутствия умысла на нарушение. Следует учитывать, что выплаты по лицензионному договору (разовый платеж и/или временные платежи-роялти), правомерны только после регистрации договора в Роспатенте. Без такой регистрации лицензионный договор недействителен и все платежи по нему неправомерны. Часто недобросовестные патентообладателя предлагают оформить плату за использование их патента другим образом (членские взносы, благотворительные пожертвования в различные фонды, оплата консультационных услуг, добровольное страхование и т.д.), что является незаконным.
Если Вы не согласны с правомерностью выдачи патента или считаете, что у Вас имеется право преждепользования (вы добросовестно использовали запатентованный объект до даты приоритета патента), то возможны следующие действия:
1. подача возражения против выдачи патент (статья 29 Патентного закона) как несоответствующего условиям патентоспособности (промышленная применимость, новизна, изобретательский уровень);
2. подача искового заявления с требованием к патентообладателю признать имеющееся у Вас право преждепользования.
Для признания патента недействительным как несоответствующего условиям патентоспособности «новизна» или изобретательский уровень» необходимо либо иметь доказательства открытого применения изобретения до даты приоритета патента, либо ссылки (то есть печатные публикации) с более ранней датой, в которых раскрыт запатентованный объект (либо в одной ссылке раскрыт аналог, а другой отличительные признаки, использованные для решения той же технической задачи). Поскольку Палата по патентным спорам принимает только письменные доказательства, факты открытого применения должны быть подтверждены документально.
Наличие гражданско-правового спора по объекту интеллектуальной собственности теоретически исключают уголовную ответственность в силу отсутствия умысла на нарушение (Вы оспариваете само право). Однако в случае отрицательного результата (иск и/или возражение не удовлетворены), возможна гражданско-правовая ответственность за нарушение патентных прав (то есть возмещение доказанных правообладателем убытков).
Хочется надеяться, что приведенные в данной статье краткие рекомендации будут полезны добросовестным участникам экономической деятельности противостоять напору «патентообладателей», чьи действия по ряду причин нельзя считать добросовестными.
Залесов А.В., к.ю.н., патентный поверенный РФ, начальник юридического отдела ООО «Союзпатент» (Москва), «Интеллектуальная собственность», №10, 2006
